• MERKEN EN PATENTEN
  • R&D EN HANDELSCONTRACTEN
  • ICT EN PRIVACYRECHT
  • AUTEURS- EN MEDIARECHT
  • MARKETING EN HANDELSPRAKTIJKEN
  • COMPANY POLICIES EN PERSONEELSOPLEIDINGEN
Blog
IP

Op 31 januari 2019 beantwoordde het Gerecht de vraag of appels en peren vergelijkbaar zijn in het kader van het merkenrecht.

Pear Technologies (verder ‘Pear’) is een Chinese onderneming die in 2014 een complex merk in de vorm van een peer wilde registreren. Apple dat reeds over een beeldmerk beschikte in de vorm van een appel tekende daarop oppositie aan. De zaak steeg tot de vijfde beroepskamer van het EUIPO, waar besloten werd dat de registratie van het teken van Pear weldegelijk een inbreuk zou vormen op het bestaande merk van Apple.

Het beroep voor het Gerecht werd ingesteld op basis van de schending van artikel 8(5) van de oude CTMR (huidig artikel 8(5) EUTMR). Deze regel heeft tot doel de eerlijke concurrentie te beschermen binnen de interne markt. De regel zorgt ervoor dat nieuwere merken niet kunnen ‘free-riden’ op de bekendheid van een bestaand bekend merk.

De regel bevat vier cumulatieve voorwaarden die – wanneer voldaan- de houder van een eerder merk (Apple) de mogelijkheid bieden om succesvol oppositie te voeren tegen een voorgenomen nieuwer merk (Pear).

Eerst moet het eerder merk geregistreerd zijn. Op dit vlak bestond in dit geval geen discussie.

Ten tweede moet het nieuwe merk identiek of overeenstemmend zijn in vergelijking met het eerdere merk. Hier lag het pijnpunt van deze zaak. Het EUIPO had in haar analyse de tweede voorwaarde immers samengenomen met de derde. De derde voorwaarde stelt dat er in hoofde van het relevante publiek (d.i. de consument) een link moet bestaan tussen het oude en het nieuwe merk. Hierbij werd de reputatie van Apple opgeworpen als doorslaggevende factor. Merk hier op dat er geen verwarringsgevaar bewezen moet worden. Een link tussen beide tekens volstaat.

Het Gerecht heeft het EUIPO op dit vlak teruggefloten. De rechter verwees hierbij naar eerdere zaken (o.a. Ferrero v. OHIM) waarin duidelijk staat dat de reputatie van de eerdere merkhouder enkel van belang is voor het vaststellen van een link in hoofde van de consument en dat dit zeker en vast niet volstaat om te beslissen tot een vergelijkbaarheid, zij het visueel of conceptueel.

Bij gebrek aan een correcte analyse door het EUIPO heeft het Gerecht deze zelf uitgevoerd. Voor wat betreft het visuele niveau was de beslissing snel genomen. De vraag werd gesteld of de tekst bij het teken van Pear van belang was voor de analyse. Het Gerecht besloot dat de tekst in dit geval niet doorslaggevend was, maar dat deze ook niet genegeerd mocht worden bij de globale beoordeling.
Bij Apple werd de aandacht gericht op de beet die zichtbaar genomen is uit de appel, het opgevulde teken en het blad bovenop. Bij de Pear valt op dat het logo een volledige peer betreft, bestaande uit een hoop afgeronde kubussen en een takje bovenop. Er was geen visuele vergelijkbaarheid.

De meer ludieke ontleding gebeurde op het conceptuele niveau. Als belangrijkste punt werd hier de semantiek van appels en peren aangehaald. Uiteindelijk besloot het Gerecht dat uit het gezegde dat je appels en peren niet kan vergelijken, dan ook volgt dat de tekens van Apple en Pear niet vergelijkbaar zijn.

Ter volledigheid wijzen we nog op de laatste voorwaarde van artikel 8(5) CTMR. De gelijkaardigheid tussen beide tekens moet tot gevolg hebben dat een oneerlijk voordeel wordt gegeven aan de voorgenomen merkhouder of dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Het gaat hier dus om ‘free-riding’. Het gerecht heeft dit element niet behandeld, aangezien de voorwaarden van artikel 8(5) CTMR cumulatief zijn, en er aan de tweede voorwaarde niet voldaan is.

27 februari 2019
Categorie