Het Hof van Justitie oordeelt in het voordeel van Duitse deelstaat Beieren.

Op 6 september 2018 heeft het Hof van Justitie in de zaak Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise (BSGE) v EUIPO (Europees merkenbureau) en Freistaat Bayern zoals te verwachten het beroep verworpen tegen de uitspraak van het Gerecht dat “Neuschwanstein”, de naam van een Beiers kasteel, als woordmerk mag geregistreerd worden. Dit zorgt echter voor heel wat ongerustheid in de souvenir-industrie, gezien de merkregistratie onder meer de souvenir-klassen 21 (glaswerk), 25 (kledingstukken), etc. omvat.

Geografische aanduiding

De Uniemerkenverordening bepaalt net zoals zijn voorganger dat inschrijving van merken, die uitsluitend bestaan uit tekens die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren of diensten, geweigerd moet worden. Het Hof van Justitie van de EU relativeerde deze weigeringsgrond echter reeds in 1999 in de zaak Windsurfing Chiemsee. Een inschrijving van een geografische benaming als merk moet slechts geweigerd worden als de betrokken categorie van goederen of diensten in verband wordt gebracht met die geografische benaming of als een dergelijk verband redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is.

Met andere woorden: wanneer er vandaag of in de toekomst geen link vermoed kan worden tussen de goederen of diensten en de geografische benaming, kan men wel een geografische benaming als merk inschrijven.

Helaas voor de souvenir-industrie bestaat er geen Nice classificatie die souvenirs omvat. De eigenlijke souvenirs zijn voorwerpen zoals messen, T-shirts, borden etc., voorwerpen die geen verband houden met een ambacht, traditie of klimaat kenmerkend voor Neuschwanstein. Nog meer: Neuschwanstein refereert enkel aan het kasteel en is zelfs geen geografische benaming. Kortom: Freistaat Bayern kan “Neuschwanstein” als woordmerk registreren voor alle klassen waaronder de souvenirartikelen zouden kunnen vallen.

Einde van souvenirs?

Neuschwanstein mag dan wel geen geografische benaming zijn, maar volgens het Hof van Justitie zou een depot van een geografische benaming als woordmerk wel mogelijk zijn bij het ontbreken van een link tussen de specifieke goederen en diensten en het gedeponeerde teken.

Zo kon men Montana (een Amerikaanse staat) wel registreren als merk voor wijnen, omdat Montana niet aan wijn gelinkt wordt door het relevante publiek. Miami mocht dan weer geregistreerd worden voor kleding. Langs de andere kant was het niet mogelijk om Paris als merk te registreren voor kleding, omdat het publiek wel een link legt tussen Parijs en mode (en kleding in het algemeen).

De stad Parijs zou bijvoorbeeld geen merk “Paris” kunnen deponeren voor T-shirts, maar Parijs staat waarschijnlijk niet bekend voor zijn pennen, borden of messen. Theoretisch gezien kan een stad dus overgaan tot het monopoliseren van zijn naam voor allerhande goederen en diensten die niet gelinkt kunnen worden aan de stad om zo een grip te krijgen op de souvenir-industrie. Niet enkel dat, in de geest van Neuschwanstein zou Parijs zelfs de Eiffeltoren kunnen registreren als merk¹.

Wanneer kan u nu een geografische benaming registreren?

Er zijn vier elementen waarmee men rekening moet houden als men nagaat of het mogelijk is om een geografische benaming te registreren als merk:

• Ten eerste moet men zich de vraag stellen of de geografische benaming bekend is voor het publiek. Is dat niet het geval, dan kan men de geografische benaming gewoon registreren als merk. Zo kan bijvoorbeeld de naam van een gehucht als merknaam worden geregistreerd.
• Ten tweede moet men zich afvragen of de geografische locatie met specifieke goederen of diensten wordt geassocieerd of dat dit redelijkerwijs in te toekomst te verwachten is. Zo niet, staat niets een depot in de weg. Zo kan het dat een plaats voor niets bekend is of zal worden.
• Ten derde moet men nagaan of de goederen of diensten normaliter verkocht worden met referentie naar een geografische benaming. Zo zal dit met wijnen nagenoeg altijd het geval zijn. Lampen daarentegen of speelgoed zullen niet verkocht worden met referentie naar een geografische plaats. Bij dat soort goederen doet de geografische plaats van herkomst er simpelweg niet toe, daar waar dat bij wijnen wel een heel relevant gegeven is.
• Ten slotte volgt de hamvraag: legt de consument een link tussen de specifieke goederen of diensten en de geografische plaats of is redelijkerwijs te verwachten dat hij dit in de toekomst zal doen?

Als het antwoord op één van deze vragen nee is, dan is het mogelijk om een geografische benaming als merk te registreren. Uiteraard is het beantwoorden van deze vragen een pure feitenkwestie waarbij het antwoord van de merkenbureaus nooit echt met zekerheid te voorspellen is.

Wat wel nog in de weg kan staan is kwade trouw aantonen of een eerder recht bezitten (zoals we in België de handelsnaam kennen, of natuurlijk een eerder merk).

Afdwingbaarheid – gebruik als merk

Los van de succesvolle registratie van een merk stelt zich de vraag in hoeverre de eigenaar-overheid van de merkregistratie zijn rechten hierop kan afdwingen tegen souvenirverkopers.

Als iemand zijn of haar souvenirs produceert in een bepaalde geografische locatie, zal men die persoon niet kunnen tegenhouden dit te vermelden. In andere gevallen stelt zich de vraag of iemand de geografische aanduiding als merk gebruikt. Een merk in de Unierechtelijke zin van het woord is een teken dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het valt af te wachten of zou geoordeeld worden dat een beker met daarop ‘I visited Neuschwanstein Castle’ door een rechter als gebruik van het geregistreerde EU-merk Neuschwanstein zou beoordeeld worden.

Conclusie

Dit arrest verduidelijkt wat het Hof reeds in het arrest Windsurfing Chiemsee had geoordeeld. Geografische benamingen kunnen dus weldegelijk als merk geregistreerd worden voor goederen en diensten waarvoor de plaats niet bekend is of redelijkerwijs in de toekomst bekend kan worden.

Welke impact dit zal hebben voor de producenten en verkopers van souvenirs is vooralsnog onduidelijk, maar wat wel duidelijk is, is dat Freistaat Bayern zijn slag heeft thuisgehaald en zijn woordmerk wil gebruiken om controle te krijgen over de kwaliteit van souvenirs met betrekking tot Neuschwanstein. De vraag blijft of dit in de praktijk makkelijk afdwingbaar zal zijn.

1 Hier dient wel rekening gehouden te worden met de rechtspraak van het  Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie in Zaak E-5/16 omtrent de uitsluiting van merken die in strijd zijn met de openbare orde of  de goede zeden. Het kan tegen de goede zeden zijn een kunstwerk dat deel uitmaakt van het cultureel erfgoed als merk te registreren. Daarnaast kan het tegen de openbare orde zijn om een werk, dat deel uitmaakt van het publiek domein, te registreren als merk als dat ingaat tegen de fundamentele waarden van een maatschappij. Gezien de symboolwaarde van de Eiffeltoren kan dit hier het geval geacht worden.